商標の国際登録のメリット・デメリット - 商標登録ホットライン 外国・海外

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国際登録のメリット・デメリット

マドリッドプロトコル(マドリッド議定書/通称マドプロ)を利用して商標の国際登録を行う場合のメリット・デメリットについて解説しています。

国際登録のメリット

(1)費用が安い

外国へ直接、商標登録出願及び商標登録する場合には、弊所の手数料だけでなく外国の現地代理人の手数料が必要となります。 このため、商標登録したい外国の数だけ各国毎の現地代理人の手数料も必要となることから費用が多くかかります。

これに対して、国際商標出願(マドプロ出願)は現地代理人を通さずに商標登録出願及び商標登録を行うことができます。 このため、現地代理人の手数料が必要ないため費用を節約することができます。

具体的な費用については各国の商標登録制度をご確認下さい。

(2)1度の手続で複数の国へ商標登録出願することできる(書類の確認作業が1回で済む)

複数の外国へ直接、商標登録出願及び商標登録する場合には、各国毎に商標登録出願のための書類を作成する必要があります。 このため、各国毎に書類をお客様に確認して頂いて手続をご指示頂く必要があります。

これに対して、国際商標出願(マドプロ出願)は1度の手続で複数の国へ商標登録出願ができるため、 お客様には1度だけ書類をご確認頂くだけで商標登録出願を行うことができます。

(3)複数の国で商標登録した後の商標権の維持及び管理が簡単

国際商標出願(マドプロ出願)を行うと商標登録したすべての外国における商標権の管理を一元化することができます。

商標権の更新登録手続を例にあげると、複数の外国へ直接、商標登録を行うと各国毎に商標権の更新登録の期限がバラバラになるため 期限の管理が面倒なだけでなく、各国毎に更新登録手続を行う必要があるため費用と手間がかかります。

これに対して、国際商標出願(マドプロ出願)の場合には、商標登録したすべての国における商標権が同じ日に更新期限を むかえるため、期限の管理が簡単なだけでなく、1度の更新登録手続ですべての外国に対して更新登録を行うことができる ので費用を節約して、手続の手間もはぶくことができます。

(4)国際商標出願(マドプロ出願)した後でも商標登録する国を追加することができる

初めて国際商標出願(マドプロ出願)した時には商標登録する国として指定していなかった国であっても、 国際商標出願(マドプロ出願)した後に指定国(商標登録する国)を追加することができます。

後から指定国を追加した場合でも、前に指定した国と同様に商標権の管理を一元化することができます。 このため、事業計画の変更等により商標登録をしたい国を後から増やしたい場合にも上記のメリットを受けながら 商標登録することができます。

(5)商標登録されるまでの時間が早い。

国際商標出願(マドプロ出願)で指定した外国では、拒絶理由(商標登録できない理由)がある場合には国際登録日から1年又は1年半以内に通知しなければならないとされています。このため、国際商標出願(マドプロ出願)をしたすべての外国において半年から1年半以内に最初の審査結果(商標登録できるかどうかの判断結果)が分かります。

国際登録のデメリット

(1)一部の国では国際商標出願(マドプロ出願)を利用できない。

マドリッド協定議定書に加盟していない国に対しては、国際商標出願(マドプロ出願)を利用することはできません。 マドリッド協定議定書に加盟している国は2012年7月時点で86カ国です。 詳しくは、「マドリッド協定議定書加盟国一覧」をご確認下さい。

(2)日本で商標登録出願中又は商標登録済みの商標が必要

国際商標出願(マドプロ出願)は、日本の特許庁へ商標登録出願又は商標登録されている商標を基礎として出願する必要があります。このため、マドプロ出願をするためには、マドプロ出願を行う商標と同一の商標が日本の特許庁で商標登録出願又は商標登録されている必要があります。また、マドプロ出願を行う商品・サービスの範囲は、日本で商標登録出願又は商標登録されている商標の指定している商品・サービスの範囲内である必要があります。

(3)セントラルアタックによって国際登録が取り消される危険性がある。

国際登録日から5年間は、基礎となっている日本の特許庁へ商標登録出願又は商標登録されている商標が拒絶・取消又は無効となった場合には国際登録も取り消されます。この場合、3ヶ月以内であれば国際登録を各指定国への国内出願(指定国への直接の商標登録出願)に変更することが可能です。しかしながら、各指定国への国内出願へ変更する場合には、追加の費用が発生します。

(4)区分の変更ができないため、特殊な商品・サービスについては商標登録を受けることができないことがある。

国際商標出願(マドプロ出願)は、商標登録出願した後に区分(○○類)を変更することができません。

そして、国際商標出願(マドプロ出願)は日本で商標登録出願又は商標登録されている商標の指定している商品・サービスと同じ区分(○○類)を指定して出願する必要があります。また、国際商標出願(マドプロ出願)した後は、商品・サービスに対応する区分を変更することができません。また、特殊な商品・サービスについては日本と外国で対応する区分が異なることがあります。

このため、特殊な商品・サービスを指定して国際商標出願(マドプロ出願)した場合には、商品・サービスに対応する区分が間違っている旨の拒絶理由(商標登録できない理由)が通知されることになり、国際商標出願(マドプロ出願)では区分の変更が認められていないため、結局、商標登録できないことがあります。

例えば、サービス「ストリーミング方式によるインターネットを利用した画像及び音楽の提供」は日本では第41類に分類されていますが、アメリカでは第38類に分類されています。このため、アメリカで上記のサービスについて商標登録するためには、国際商標出願(マドプロ出願)では商標登録することはできず、アメリカ特許商標庁へ直接、商標登録出願する必要があります。

従って、商標登録したい外国において商標登録したい商品・サービスが日本の区分とは異なる区分に分類されている場合には、国際商標出願(マドプロ出願)ではなく、直接、その外国へ商標登録出願する必要があります。

(5)外国の事情に合わせた出願書類を作成できないため、拒絶理由(商標登録できない理由)の通知を避けられないことがある。

国際商標出願(マドプロ出願)は、決められた方式の出願書類を元に商標登録出願をしなければなりません。このため、外国によっては出願時に記載する必要がある項目が国際商標出願(マドプロ出願)の出願書類の記載項目に存在しないことがあります。このため、出願時に記載するべき内容が記載されていないことを理由として拒絶理由(商標登録できない理由)が通知されることを避けられないことがあります。

例えば、アメリカでは商標が文字ではなく図形(デザイン)の形態である場合、図形(デザイン)の内容を説明する文章を提出する必要があります。アメリカへ直接する場合には、図形(デザイン)の内容を説明する文章を記載する項目がありますが、国際商標出願(マドプロ出願)の出願書類には、図形(デザイン)の内容を説明する文章を記載する項目がありません。

従って、商標が文字ではなく図形(デザイン)の形態である場合、国際商標出願(マドプロ出願)でアメリカへ出願した場合には、図形(デザイン)の内容を説明していないことを理由とする拒絶理由(商標登録できない理由)が通知されることを避けられないことになります。

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